상표등록 공존동의제, 과연 무엇일까?!

1. 상표공존동의제도란?

선(先)등록(출원)상표의 권리자가 표장 및 지정상품이 동일하거나 유사한 후(後)출원상표의 등록에 동의하는 경우

상표등록이 가능하도록 하는 제도로 2024년 5월 1일부터 시행됩니다.

기존에는 앞선 케이스에서 “상표멘(men)” 상표는 등록이 거절되었지만,

상표공존동의제가 도입됨에 따라 A가 B의 상표등록에 동의한다면 “상표멘(men)” 상표 또한 등록받을 수 있게 됩니다.

2. 도입배경 및 기대효과

현행 제도 하에서는 선등록상표 또는 선출원상표와 동일하거나 유사한 후출원상표는 등록이 거절된됩니다.

통계에 따르면 전체 거절상표 중 40% 이상이 이를 이유로 거절되며, 그 중 약 82%가 중소기업 및 소상공인이 출원한 상표인 것으로 조사되었습니다(2022년 기준).

상표공존동의제가 시행됨으로써 등록 후 재양도, 분할이전 등 우회적인 방법으로 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 출원인의 불편함이 경감될 수 있고,

중소기업, 소상공인 등의 자유로운 상표 사용이 촉진될 수 있으며, 상표권 관련 분쟁을 미연에 방지할 수 있을 것으로 기대됩니다.

3. 세부사항(Q&A)

Q1) 공존동의서는 언제 제출할 수 있나요?

공존동의서는 출원서 또는 의견서에 첨부하여 제출 가능하고, 그 기간에 제출하지 못한 경우 보정서에 첨부하여 제출할 수 있습니다.

Q2) 공존동의서에는 어떠한 사항이 기재되어야 하나요?

공존동의서에는 성명(법인명), 당사자의 서명 또는 날인, 특허고객번호, 등록(출원)번호, 등록에 동의하는 지정상품, 등록원부 반영사항 확인, 동의일자 등의 필수 기재사항이 기재되어야 합니다(예시 서식 참조).

Q3) 동일하거나 유사한 선등록(출원)상표가 다수인 경우에도 공존동의가 가능한가요?

선등록(출원) 상표권자의 동의를 모두 받는 경우 공존동의가 가능합니다.

Q4) 공존동의에 의해 등록된 상표권의 존속기간을 갱신하는 경우에도 공존동의서를 제출해야 하나요?

공존동의에 따라 등록된 상표는 선등록상표와 동일한 지위에 있는 상표에 해당하여 일반적인 등록상표와 동일한 효력이 인정됩니다.

따라서, 등록된 이후에 존속기간을 갱신하는 경우, 공존동의서를 제출할 필요가 없습니다.

Q5) 후출원상표가 등록된 이후, 동일하거나 유사한 상표를 선등록(출원) 상표권자가 출원하는 경우에도 공존동의서가 필요한가요?

공존동의에 따라 등록된 상표는 선등록상표와 동일한 지위에 있는 상표에 해당하여 일반적인 등록상표와 동일한 효력이 인정됩니다.

따라서, 선등록(출원) 상표권자가 동일하거나 유사한 상표를 동일하거나 유사한 지정상품에 등록받고자 할 경우 후출원 상표권자의 동의가 필요합니다.

Q6) 지역제한, 기간제한 등 조건부 공존동의도 가능한가요?

기한이나 지역의 제한, 법률효과의 일부 배제 등 조건이 있는 공존동의서는 인정되지 않습니다.

다만, 특허청에서는 당사자간의 계약(사인간의 계약) 내용까지는 관여하지 않으므로 계약서에 조건을 기재할 수는 있을 것입니다.

Q7) 후출원상표의 출원인이 동일하거나 유사한 상표를 계속 출원하는 경우, 향후 출원하는 모든 건에 대하여 공존동의가 가능한가요?

공존동의서에는 특별한 경우를 제외하고 후출원상표의 출원번호가 기재되어 있어야 하므로, “향후 출원하는 모든 건”과 같은 형식의 포괄적 동의는 인정되지 않습니다.

Q8) 공존동의에 의해 등록된 상표는 등록원부에 관련 사항이 반영되나요?

선등록(출원)상표 및 선등록(출원) 상표권자의 동의에 의해 등록되는 출원상표 모두 등록원부에 공존동의와 관련된 상표임이 표기되며, 관련 등록번호도 함께 표기됩니다.

Q9) 공존동의의 철회, 계약무효(취소) 등에 따른 심사절차는 어떻게 되나요’?

출원상표의 등록여부 결정 전에는 의견서, 보정서, 정보제공서 등을 통해 공존동의의 철회, 계약무효(취소) 등과 관련된 자료를 제출할 수 있고, 심사관은 이를 참고하여 심사할 수 있습니다.

여기서, 공존동의는 양 당사자간의 협의에 의한 것이므로, 양 당사자간의 협의에 의한 철회 및 계약취소(무효) 등은 인정될 수 있으나, 일방에 의한 철회 및 계약무효(취소) 등은 인정되지 않습니다.

Q10) 공존동의로 등록된 후출원상표가 수요자에게 오인, 혼동을 일으키는 경우에는 어떻게 하나요?

부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우 취소심판을 청구할 수 있습니다.

공존동의로 등록된 후출원상표 뿐 아니라 공존에 동의한 선등록(출원)상표도 이에 해당하는 경우 취소심판의 대상이 될 수 있습니다.

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상표등록 공존동의제, 과연 무엇일까?!

1. 상표공존동의제도란?

2. 도입배경 및 기대효과

3. 세부사항(Q&A)

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