1. 상표등록이 거절되는 이유는 다양합니다.
상표법은 상표의 거절과 관련하여 다양한 사유들을 규정하고 있으며, 그 중에서 가장 흔하게 접하는 거절이유는 i) 식별력이 없거나, ii) 출원한 상표와 동일 또는 유사한 상표가 출원 및 등록되어 있는 경우입니다.
대부분의 경우 출원한 상표를 이미 타인이 등록해둔 상표와 동일하다면 상표등록이 될 수 없다고 잘 알고 계십니다.
그러나, 동일상표가 아닌 유사상표로 인해 거절될 수 있다는 사실을 잘 모르는 경우가 많습니다.
2. 동일유사상표가 선출원 또는 등록되어 있다면 내 상표는 등록될 수 없습니다.
상표를 등록받는 길에서 가장 걸림돌이 되는 건 ‘선출원 상표’의 존재입니다.
여기서 선출원상표란 ‘우리가 출원한 상표와 동일하거나 유사한 명칭 또는 형태 등을 가지고 있는 상표’를 의미하는데요.
현실적으로 말씀을 드리자면, 선출원상표가 존재하는 경우라면 상표등록이 쉽지 않을 수 있습니다. 따라서 출원을 하기 전에 미리 ‘등록가능성’에 대해 검토를 해보는 것이 매우 중요합니다.
그럼에도 불구하고, 출원과정에서 발견하지 못한 유사상표가 발견될 수도 있고, 이에 대한 검토 없이 출원이 이루어져 심사과정에서 의견제출통지서를 받게 되는 경우가 많습니다.
상표는 출원부터 등록까지 오랜 시간이 소요됩니다. 출원서를 특허청에 제출한 그 시점으로부터, 통상 12개월 이상 소요되고 있으므로 이렇게 긴 시간을 기다린 결과 받은 통지가 ‘거절’이라면? 회사의 입장에서는 막대한 손해를 입게 되는 것이죠.
3. 유사한 상표가 뭐길래?
동일한 상표가 거절된다면, 출원인 입장에서도 받아들일 수 있는 부분입니다. 그러나 ‘동일하지 않고 유사한’ 상표라면 어떨까요?
출원인의 입장에서는 ‘그 상표랑 우리 상표는 동일하지 않고 전혀 다른데 왜 문제가 되느냐’라는 생각을 하게 됩니다.
그렇다면, 유사한 상표의 기준은 무엇일까요?
상표의 유사판단은 기본적으로 두 개의 상표를 ‘따로 두고 보았을 때’를 기준으로 하고 있습니다. 즉, A상표와 B상표를 따로 살펴 보았을 때, 오인 혼동이 발생하는지 여부를 판단하게 됩니다.
판례는 “대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 상품의 출처에 관하여 일반 소비자들에게 오인/혼동의 염려가 있는지에 따라 판단한다.”고 판시하고 있습니다.
즉, 두 상표를 비교하는 과정에서 비슷한지를 판단하는 기준은 크게 외관, 호칭, 관념 세 가지 입니다.
유사판단에 있어서 외관의 문제는, 대부분 상표에 포함된 도형이나 로고가 유사할 때 발생합니다. 이처럼 특정한 구성요소와, 그 구성요소들이 이루는 전체 상표의 형태를 바로 ‘외관’이라고 합니다. 쉽게 말해 ‘두 상표가 유사하게 생겼는데?’라는 생각이 든다면, 특허청에서는 외관이 유사하다는 이유로 거절이유를 통지하게 됩니다.
문자로 구성된 상표의 경우, 유사여부를 판단하는 가장 중요한 기준은 바로 호칭입니다. 실무적으로 호칭의 유사여부는 음절의 수, 그리고 첫음절의 발음, 초성 등을 기준으로 판단을 하게 됩니다.
특히 ‘ㅏ’발음과 ‘ㅐ’ 발음, ‘ㅢ’, 발음과 ‘ㅣ’발음, ‘ㅗ’발음과 ‘ㅜ’발음은 각각 유사하다고 판단될 가능성이 높고, 또한 자음에 따라 유사하다고 판단되기도 합니다. 실무적으로도 유사하지 않다고 생각됨에도 거절이유를 받게 되는 경우가 빈번합니다. 특히, 영어로 된 상표는 다양하게 발음이 될 가능성이 있으므로, 이를 이유로 유사하다고 판단하는 경우가 많습니다.
또한, 상표는 문자를 포함하는 경우가 많으므로 해당 문자의 뜻(관념)이 유사한 경우라면 유사한 것으로 판단될 수도 있습니다. 예를 들어 “상표맨”이 등록이 되어 있다면, “상표남자” 또는 “상표사람” 등으로 출원한다면 서로 유사한 것으로 판단될 가능성이 있다는 뜻입니다.
4. 기존 등록상표와 유사하다는 이유로 등록이 거절된 경우 대응방안
그렇다면, 아래의 출원상표는 스타벅스의 로고와 유사한가요? 스타벅스는 자신의 상표와 출원상표가 외관이 유사하다는 이유로 거절되어야 한다고 지속적으로 특허청에 문제제기를 했지만 결국 오랜시간 법적 다툼 끝에 양 상표는 유사하지 않다는 결론이 났습니다.
이와 같이, ‘유사 상표’란 주관적인 요소가 크게 작용할 수 있고, 판단하는 사람에 따라 결론이 크게 달라질 수 있으므로, 예상치 못한 거절이유와 연결될 가능성이 많습니다.
그렇다면, 동일하거나 또는 유사한 상표가 있는 경우 어떻게 대응해야 할까요?
만약 먼저 출원 또는 등록된 상표와 나의 상표가 동일한 경우라면 무조건 등록될 수 없다고 봐야할까요?
이 경우에도 아래와 같은 사유에 해당한다면 거절이유 극복이 가능할 수 있습니다.
- 상표가 동일함에도 불구하고 지정상품이 동일하지 않다면 지정상품이 유사하지 않음을 근거로 의견제출 통지서를 제출할 수 있습니다.
- 상표가 동일하지 않고 유사하다는 이유로 의견제출통지서를 받았다면, 상표의 유사성을 상세히 검토하여 상표가 서로 유사하지 않다는 의견서를 특허청에 제출할 수 있습니다. 이 경우에는 전문가의 조력이 필수적입니다.
- 상표가 동일하고, 지정상품까지 동일 유사하다면, 불사용취소심판을 고려해볼 수 있습니다. 실무적으로 선등록상표인 경우라도 등록만 되어 있고, 등록 후 3년 이상 사용되지 않은 상표가 매우 많습니다. 따라서, 선등록상표가 사용되고 있는지를 검토한 후 불사용 취소심판을 청구하여 취소시킨다면 내 상표가 등록될 수 있습니다.
5. 결론
내 상표와 유사한 상표가 먼저 출원 또는 등록이 되어 있는 경우라도 상표등록이 거절될 수 있습니다.
그러나, “상표의 유사” 여부는 주관적인 요소에 따라 달리 판단될 수 있으므로, 의견제출통지서를 받았더라도 극복이 가능할 것인지 전문가인 변리사의 조력을 받아볼 필요가 있습니다.
따라서, 내 상표가 출원 후 거절된 경우라도 포기하지 마시고, 반박 의견서를 제출할 실익이 있는지 판단해보시고, 또한 선등록상표에 취소 사유가 있는지를 면밀하게 살펴 보셔야 할 것입니다.
저희 상표맨에서는 당소를 통해 출원하신 사건뿐만 아니라, 자체적으로 진행하신 상표출원에 대해서도 “셀프출원 거절대응 서비스”를 통해 극복 방안을 마련해드리고 있습니다.
특허청으로부터 의견제출통지서를 통해 거절 이유를 받은 경우라도 너무 실망하지 마시고, 극복이 가능하신지 상표맨을 통해 문의 주시기 바랍니다.
