셀프 또는 변리사 대리를 통해 상표 출원할 경우 가장 많이 발생하는 거절이유는 출원한 상표와 동일 또는 유사한 상표가 먼저 출원 또는 등록되어 있다는 이유(선출원상표 또는 선등록상표 존재)입니다.
이 경우, 의견제출통지서에는 아래와 같은 거절이유가 기재됩니다.
“이 출원상표는 아래와 같이 타인의 선출원 상표와 표장 및 지정상품이 유사(또는 동일)한 것으로 판단되므로 선출원 상표가 최종 설정등록되는 경우에는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없습니다.
다만, 아래 지정상품을 삭제하거나(법 제41조) 분할하여 출원(법 제45조)하는 경우, 또는 해당 선출원상표가 거절결정, 출원취하, 출원포기 또는 무효가 확정된 경우에는 그러하지 아니합니다”
자, 그럼 이제부터 유사상표가 존재한다는 이유로 상표등록이 거절된 경우, 이를 극복하고 등록받을 수 있는 방법에 대하여 설명드리겠습니다. 제가 소개해드릴 방법이 모든 사례에 적용 가능한 만병통치약은 아니기 때문에 여러분께서 해당하는 케이스가 아래의 사례에 해당되는지 잘 살펴보시면 되겠습니다.
(1) 타인의 선출원 상표와 중복되는 지정상품을 삭제하는 보정서를 제출합니다.
심사관이 제시한 거절이유의 단서에는 ‘아래 지정상품을 삭제할 경우 그러하지 아니하다’, 즉 등록이 가능하다고 기재되어 있습니다.
정말 간단한 케이스입니다. 심사관이 중복된다고 지적한 지정상품을 삭제할 경우 이 출원상표는 무조건 등록될 것입니다.
그런데 아쉽게도 심사관이 중복된다고 지적한 지정상품이 만약 여러분에게 정말 중요한 상품이라면 다른 대응방안을 모색해야 할 것입니다.
(2) 타인의 선출원 상표와 표장이 동일 또는 유사하지 않는다는 점을 주장하는 의견서를 제출합니다.
심사관이 한번 상표가 동일하다는 심증을 형성한 이상 이를 뒤집기는 굉장히 어렵습니다. 그런데, 특허청 상표 심사기준과 대법원 판례의 논리를 사안에 논리적으로 잘 적용할 경우 거절이유가 해소되는 경우가 종종 있습니다.
출원상표가 타인의 선출원 상표와 유사한지 여부는 상표의 외관(딱 봤을 때 어떻게 생겼는지), 칭호(일반 소비자가 어떻게 발음할 것인지) 및 관념(일반 소비자가 어떤 의미로서 이해할 것인지)을 기준으로 판단합니다.
사람의 이름이 들어간 상표(성명 상표)를 예로 들어보면, 최근 특허심판원에서는 성명 상표와 이 중 일부만으로 구성된 상표들의 유사 여부가 문제된 사안에서 출원상표와 인용상표들은 칭호와 관념이 전체로서 비유사하다고 판단한 바 있습니다.
TORY vs TORY BURCH → 비유사
EDWIN vs EDWIN JAGGER → 비유사
따라서, 이 부분은 담당 변리사와 잘 논의하여 우리가 사용할 수 있는 대응 논리가 있는지 살펴볼 필요가 있습니다.
(3) 비록 타인의 선출원 상표와 표장이 동일 또는 유사하나, 지정상품이 동일 또는 유사하지 않는다는 점을 주장하는 의견서를 제출합니다.
상표출원시 지정한 상품(지정상품)들에는 모두 고유한 상품분류번호와 유사군코드가 존재합니다.
이 때, 국내 상표 심사시 유사군 코드가 동일한 상품들의 경우 보통 유사한 상품으로 취급됩니다.
그런데, 상표법 제38조 제3항 및 동법 시행규칙 제28조 제1항에 의한 상품류 구분은 상품 심사의 신속성, 객관성 및 공정성을 유지하기 위한 목적으로 정해진 것으로서, 상기 상품류 구분이 상품의 유사 범위를 정한 것은 아닙니다.
지정상품의 유사군코드가 동일한 경우라도, 상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 유사 여부를 판단해야 한다고 대법원에서 상품의 유사판단에 대한 일반 원칙을 제시하고 있습니다.
위에 보는 바와 같이, “과학 또는 연구용 진단시약”은 01류에 속하는 유사군코드 G1001인 상품에 해당합니다. 그런데 아래와 같이 자동차 정비업소에서나 사용될 것 같은 윤활제 역시 유사군코드 G1001인 상품에 해당합니다.
따라서, 이와 같이 출원상표와 타인의 선출원상표의 지정상품의 유사군코드가 동일한 경우라 하더라도, 그 상품들의 품질, 형상, 용도 및 생산과 판매방법, 수요자나 거래처 등의 거래의 실정 등에 비추어 볼 때 일반 거래의 통념상 동일 또는 유사하지 않다고 볼 수 있는지 잘 살펴보아야 할 것입니다.
(4) 비록 타인의 선출원 상표와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하나, 타인의 선출원(등록)상표는 거절, 무효 또는 소멸될 것이므로 그때까지 심사 보류를 요청하는 의견서를 제출합니다.
심사관이 제시한 거절이유의 단서에는 ‘타인의 선출원(등록) 상표가 거절결정, 출원취하, 출원포기 또는 무효가 확정된 경우에는 그러하지 아니하다”, 즉 등록이 가능하다고 기재되어 있습니다.
만약 타인의 선출원 상표가 모방 상표에 해당하며 아직 등록 전이라면 정보제공 또는 이의신청을 통해 등록을 적극적으로 저지하여 거절결정을 유도해볼 수 있습니다. 그리고, 타인의 선출원 상표가 거절결정되기까지 출원상표의 심사를 보류시킴으로써 타인의 선출원 상표가 거절결정 확정되면 출원상표는 등록될 수 있습니다.
또한, 만약 타인의 선출원 상표가 등록된 후라면, 즉 선등록 상표에 해당한다면 현재 선등록 상표가 사용 중인 상표에 해당하는지 살펴볼 필요가 있습니다.
만약 타인의 선등록 상표가 3년 이상 사용 중이지 않은 경우 불사용 취소심판을 청구하여 취소시킴으로써 본 거절이유를 해소시킬 수 있습니다.
저희 상표맨에서는 당소를 통해 출원하신 사건뿐만 아니라, 자체적으로 진행하신 상표출원에 대해서도 “셀프출원 거절대응 서비스”를 통해 극복 방안을 마련해드리고 있습니다.
특허청으로부터 의견제출통지서를 통해 거절이유를 받은 경우라도 너무 실망하지 마시고, 상표맨을 통해 문의 주시기 바랍니다.
